Creación de una spin-off en una Universidad: Caso práctico

Las circunstancias que se describen en este documento no responden a una empresa concreta, aunque toma elementos de casos reales, de alguno más que de otros. Puede considerarse que describe un proyecto casi real. Estamos en un Departamento universitario de una universidad cercana. El catedrático Juan Pérez es el responsable del grupo de investigación en microbiología de la Facultad de Biología.

Juan lleva 25 años trabajando en la institución y durante este tiempo ha configurado un grupo con unas líneas de investigación que le han permitido ser competitivo en el mundo de la Ciencia. Es decir, ello significa obtener financiación recurrente (casi siempre pública) y publicar en las principales revistas científicas del ámbito. El grupo dispone de publicaciones internacionales relevantes, participa en diversos proyectos del Plan Nacional de I+D, también en dos proyectos del Programa Marco europeo en uno de los cuáles actúan de líderes, han incorporado a varios investigadores en los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal y han formalizado algunos contratos de I+D con empresas, aunque se han tratado principalmente de servicios. Las líneas de investigación del grupo son la microbiología relacionada con la alimentación y también con la salud, en un ámbito específico, y los mecanismos y procesos de detección de bacterias.

Como todos los grupos de investigación, se ha nutrido de los esfuerzos de los becarios de doctorado: La propia universidad, el gobierno autonómico y el gobierno central cada año han convocado becas para realizar el doctorado en el departamento. El grupo siempre ha tenido, de forma simultánea, 3 o 4 investigadores en esas condiciones. Laura Gómez ha sido una de esas figuras. En los últimos cuatro años ha desarrollado una tesis doctoral sobre la ecología de una determinada bacteria utilizando ciertos marcadores genéticos, no identificados hasta ese momento. Desde el punto de vista académico, la tesis ha generado unos magníficos resultados. En el último año, el trabajo de Laura ha generado diversos artículos en revistas indexadas. Han publicado en International Microbiology, en Journal of Microbiological Methods y en Applied microbiology and biotechnology. Han participado también en congresos de este ámbito.

Sin embargo, a pesar de lo brillante del trabajo de Laura y de que Juan desearía que se quedase en el grupo de investigación, no ha sido posible encontrar una ayuda que permitiese la contratación. Habían tenido el Programa Juan de la Cierva al abasto. Ese programa se dirige a la formación postdoctoral y cofinancia la contratación laboral, por un plazo de tres años, de doctores en todas las áreas de conocimiento, por parte de los Centros de I+D españoles. Sin embargo, las restricciones de los presupuestos públicos han retrasado la convocatoria y no parece evidente que finalmente se publique. Además, se ha vuelto tremendamente competitiva y las poco más de 200 becas no parecen suficientes para cubrir la demanda de todos los centros españoles.

Pero Juan no quería perder el talento de Laura. Pocos días antes había asistido a un seminario sobre Creación de Empresas organizado por la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad. Allí había descubierto que la Universidad promovía la creación de empresas tecnológicas basadas en la investigación.

Desde hacía tiempo sabía lo que era una patente (aunque no tenía tan claro que las universidades otorgasen licencias a empresas creadas por los propios profesores). En los congresos, diversas empresas se habían interesado por sus resultados y le habían preguntado si habían sido ya patentados. De hecho, en algún momento había consultado las bases de datos de la Oficina Española de Patentes, que además permite consultas internacionales. Pero fue en ese seminario sobre creación de empresas dónde se preguntó seriamente si la tesis de Laura podía ser la base de una invención sólida, válida desde un punto de vista de mercado. Por otra parte, en ese seminario había escuchado las ponencias de compañeros investigadores que eran ya empresarios y que describían sus empresas con gran orgullo. Había hablado con Luis Ruiz de Advancell, surgida de la Universidad de Barcelona, y con Ferran Laguarta, vicerector de la UPC y promotor de Sensofar y Visiometrics, dos empresas surgidas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Hacía ya un tiempo que había visto otros casos iniciados en la Universidad de Barcelona: Oryzon, Enantia…

¿Puede una spin-off ser un camino para llevar la investigación del grupo al mercado? Otros profesores en la Universidad habían creado sus empresas, pero ¿reunían él, Laura y el grupo de investigación las condiciones adecuadas? ¿Disponían de base tecnológica suficiente para sustentar una spin-off? ¿No era imprudente empujar a Laura a una aventura arriesgada?

Pero tenía otras muchas dudas, no sólo esas:

En relación al conocimiento surgido de la tesis de Laura: ¿Era una invención? ¿Era patentable? Juan Había comprendido que una empresa biotecnológica requiere sustentarse en patentes. Crean barreras de entrada, codifican el conocimiento y la tecnología y aportan seriedad y empaque empresarial. Pero… ¿puede patentarse el resultado de la tesis doctoral? Las reflexiones que Juan puso sobre papel eran las siguientes:

• Se han difundido algunos de los resultados en congresos y publicaciones. Además existe la propia tesis, ya presentada y defendida ante tribunal.
• Sabía que para que algo pudiese patentarse, debía cumplir 3 condiciones: Novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Aunque no era un experto, no dudaba de las dos últimas (creía por tanto que era una invención) pero… de la novedad…
• ¿Sería una patente de producto, de procedimiento o de uso? ¿O una combinación de las tres? Sabía que las patentes de producto era mucho más sólidas, tenían mayor valor, y conferían mayores ventajas competitivas. Pero una patente de procedimiento podría tener también su valor.

Es evidente que debía acercarse un momento hasta la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad para hablar de estas cuestiones.

Por otra parte, desde una visión más comercial, se preguntaba si

• ¿Tenía suficiente valor esa invención para sustentar la empresa?

La tesis sugería que había potencial. La tesis había comprobado que un determinado gen presente en microorganismos podía ser utilizado como marcador de la presencia de ese determinado microorganismo, de esa bacteria. Además, permitía discernir la evolución. Otros métodos cuentan los microorganismos presentes en la muestra pero no distinguen la parte viva de la que no lo es. Su método aportaría ese valor adicional.

Parecía evidente que ese conocimiento podía traducirse en métodos más rápidos que los actuales para detectar, por ejemplo, la salmonella en el sector de la alimentación. En ese momento, los métodos existentes eran tremendamente lentos y requerían varios días de cultivo en laboratorio. Cuando a una empresa alimentaria, habiendo encargado las analíticas, le llegan los resultados, sus productos ya están en los lineales de los supermercados. Juan estaba seguro que las grandes cadenas verían bien ese producto (o servicio, todavía no estaba seguro de qué debía aportar su empresa), ese método de detección rápida sería muy bien acogido. Aunque es cierto que se basaba en la PCR y requería que quién quisiese realizar la prueba tuviese ese instrumental en el laboratorio. En ese punto, la intuición le decía que podrían tener un obstáculo dependiendo del tipo de comercialización que quisieran adoptar.

Por otra parte, introduciendo todavía más optimismo en su análisis, consideraba que el mismo método sería aplicable a muchos otros microorganismos que inciden en el sector de la alimentación (listeria por ejemplo) o de la salud (legionella).

En el caso de la legionella, desde hacía tiempo, y de forma no oficial, ayudaba a los médicos del hospital. De vez en cuando le enviaban una muestra de algún paciente al que inicialmente le diagnosticaban neumonía pero que por alguna razón, el doctor dudaba de si podía tratarse de legionella. Al médico, los resultados de legionella que pudiese encargar en el mismo hospital, le llegaban al cabo de unos días, ya que se basaban en los métodos existentes. Frecuentemente ocurría que el paciente, si era una persona mayor, no había resistido la enfermedad. Era ya tarde para administrarle los antibióticos específicos. Por tanto, los doctores habían aprendido que enviando las muestras a Juan, tenían el resultado mucho antes y podían administrar a tiempo la correcta medicación. Con ese procedimiento, muy discreto, ya que era prestado de forma extraoficial, habían salvado ya varias vidas.

En definitiva, estaba convencido que estaban frente a un filón comercial.

Pero… tenía claro que técnicamente no sería fácil. Para poder ser usados por parte de la industria, cualquier método de validación requiere autorizaciones de entidades internacionales. Le constaba que no eran fáciles de obtener (¡tampoco eran económicas!).

Pensando de nuevo en la patente, se preguntaba también si la invención sustentaría patentes dependientes. De manera informal, en un encuentro de grupos de investigación, centros tecnológicos y empresas, había comentado esta cuestión a un agente de patentes especializado. Este le explicó que las patentes dependientes (si la empresa tiene la inicial, la original) proporcionan grandes ventajas competitivas. Una patente original inicial (que podría basarse en el gen descubierto) protegería a todos los métodos posteriores de detección, por cada microorganismo, para cada uno de los cuáles se podría formalizar una nueva patente. Pero… ¿ello cuánto costaría? Es evidente que haría falta dinero para sustentar los inicios de la empresa (¡dinero que él no tenía!). En cualquier caso, una patente original obligaría a otras empresas que formalizasen patentes dependientes a pagar royalties.

Le surgían también dudas legales:

• ¿de quién era propiedad la invención? ¿De Laura? ¿Suya, por haber dirigido la tesis? ¿De la Universidad? A Juan le parecía recordar que la propiedad era de la Universidad y que las spin-offs tenían que negociar la adquisición de la invención. ¿Era eso así?
• En este caso, ¿cuál debía ser el precio que la spin-off pagaría a la Universidad? ¿Cómo se establecía el precio?

En relación al modelo de negocio y a la estrategia de la empresa,

• ¿deberían buscar una licencia a un distribuidor mundial? En este caso, ¿cómo se establecía el precio de la licencia? Pero, para andar por ese camino… ¿no lo podrían hacer desde la misma Universidad sin crear la empresa?
• ¿deberían convertirse en fabricante de kits de detección? Vender Kits parecía una magnífica opción. Pero Juan se preguntaba si la necesidad de adquirir un sistema PCR podría suponer una barrera para determinados clientes.
• ¿buscar distribuidores distintos por países y regiones?
• ¿ofrecer servicios a los actuales laboratorios de análisis?
• ¿Ser un laboratorio de análisis y buscar directamente al cliente final y ofrecerle servicios? ¿Quiénes serían los clientes?

Aunque no lo expresaba de este modo, Juan se estaba preguntando en qué parte de la cadena de valor debía ubicar a su futura empresa.

En relación al equipo: ¿Quién debería formar parte de la empresa? ¿Únicamente Laura y él mismo? ¿Deberíamos integrar a todo el grupo de investigación? ¿A una parte del mismo? En este caso, ¿a quién? Por otra parte, ¿cómo nos repartiríamos las acciones de la empresa? ¿Qué parte debería tener yo y cuál debería ser el porcentaje de Laura? ¿Cuánto dinero será necesario? ¿Quién lo aportará? Aunque Juan disponía de unos ahorros, eran muy pocos.

Juan puso en común todas sus dudas con Laura y plasmaron en una lista todas las cuestiones que debían resolver para adoptar la decisión. Ésta debía ser rápida ya que Laura, aunque estaba entusiasmada con la idea de la empresa, exigía no demorar la decisión, para buscar otras opciones laborales en caso de que ésta no se concretase.

¿Crean Juan y Laura la empresa? En caso afirmativo, debéis justificar la respuesta en clase y comentar todas las dudas aparecidas en el texto, sobre el equipo, la invención, la patente, el producto o servicio, la estrategia, etc. etc.